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反向工程抗辩作为技术秘密侵权案件的合法抗辩理由之一，是非常常见的抗辩事由。那么在何种情况下反向工程作为抗辩事由才能够获得法院的支持？本文中，知函博士将围绕（2020）最高法知民终538号案，梳理基本案情，总结裁判要旨，类比相关司法判例，对商业秘密侵权案件中反向工程抗辩事由的认定规则作出评析。
案号索引
济南思克测试技术有限公司、济南兰光机电技术有限公司纠纷（（2020）最高法知民终538号）
案情简介
2017年8月23日，兰光公司向原审法院申请诉前证据保全，请求对思克公司涉嫌侵害其实用新型专利权的相关证据采取保全措施。2017年9月4日，原审法院工作人员及兰光公司工作人员前往山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称罗欣公司)，对思克公司生产的GTR-7001气体透过率测试仪进行证据保全。思克公司主张其产品GTR-7001气体透过率测试仪使用的技术即为本案的技术秘密，包含的秘密点包括：1.智能模式测试；2.储气罐储气保压，储气罐直连测试腔；3.电磁阀控制气动阀，电辅生热抗温度波动技术；4.储气罐扩容检测技术；5.金属管塑料管混合使用，90度金属弯管工艺；6.真空泵自动启停控制技术。二审庭审中，思克公司发表意见称，对于GTR-7001气体透过率测试仪所包含的6个涉案技术秘密点，通过拆解该设备，可直接观察到秘密点2、3、4、5，秘密点1和6虽涉及软件，但对于本领域技术人员来说，根据仪器内部结构，“软硬件结合观察”，对秘密点1和6的技术信息“通过常理是可以知道的”。
思克公司为证明其为涉案技术秘密采取了合理的保密措施，向原审法院提交了《公司保密管理制度》《劳动合同》《企业与员工保密协议》《竞业限制协议》《合作保密协议》，以及罗欣公司与思克公司签订的《设备购销合同书》及产品上“私拆担保无效”“品质保证撕毁无效”的防拆标签。《设备购销合同书》涉及技术秘密的条款内容为，需方有义务确保供方货物的技术机密信息安全，所有技术机密信息不得提供给任何第三方，违约须承担不低于总价50%的经济赔偿及连带法律责任。技术机密信息包括：产品图片、部件材质、部件型号、软件图片、软件试验模式、软件操作、液晶显示、说明书、装箱单等供方提供的所有产品及资料。
思克公司(作为供方)与案外人罗欣公司(作为需方)于2016年1月8日签订《设备购销合同》，该合同第七条“知识产权及其他”部分载明：“除非另有约定，供方向需方提供本合同项下产品并不视为该产品所含有的供方拥有或控制的任何知识产权的转让。”该合同第十四条“其他”部分载明：“自需方签收供方货物之日起(包括但不仅限于试用期内)，需方有义务确保供方货物的技术机密信息安全，所有技术机密信息不得提供给任何第三方(包括但不仅限于供方的同业竞争者)，违约须承担供方不低于标的总价的50%经济赔偿及连带法律责任，技术机密信息包括：产品图片、部件图片、部件材质、部件型号、软件图片、软件试验模式、软件操作、液晶显示、说明书、装箱单等供方提供的所有产品及资料。
此外， 思克公司的GTR-7001气体透过率测试仪后盖中部位置贴有一标签，其上载明“危险！私拆担保无效！”字样；测试仪的后盖与底部接合处还贴有一标签，其上载明“SYSTESTER思克品质保证撕毁无效”字样。
裁判要旨
根据涉案技术秘密及其载体的性质，应认定思克公司未采取符合反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。根据商业秘密民事案件若干规定第五条第二款的规定，人民法院应当根据商业秘密及其载体的性质等因素，认定权利人是否采取了相应保密措施。
本案中，涉案技术秘密的载体为GTR-7001气体透过率测试仪，因该产品一旦售出进入市场流通，就在物理上脱离思克公司的控制，故区别于可始终处于商业秘密权利人控制之下的技术图纸、配方文档等内部性载体。商业秘密民事案件若干规定第十四条第一款、第二款规定，通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的，人民法院应当认定不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为。
反向工程，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。鉴于涉案技术秘密载体为市场流通产品，属于外部性载体，故思克公司为实现保密目的所采取的保密措施，应能对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密。此种对抗至少可依靠两种方式实现：一是根据技术秘密本身的性质，他人即使拆解了载有技术秘密的产品，亦无法通过分析获知该技术秘密；二是采取物理上的保密措施，以对抗他人的反向工程，如采取一体化结构，拆解将破坏技术秘密等。
根据本院查明的事实，思克公司亦认可，通过拆解GTR-7001气体透过率测试仪，可直接观察到秘密点2、3、4、5，同时，本领域技术人员“通过常理”可知晓秘密点1和6，故涉案技术秘密不属于上述第一种情形。需要进一步分析的是，思克公司对GTR-7001气体透过率测试仪采取的保密措施是否属于上述第二种情形，从而可以对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密。首先，如前所述，思克公司在其GTR-7001气体透过率测试仪上贴附的标签，从其载明的文字内容来看属于安全性提示以及产品维修担保提示，故不构成以保密为目的的保密措施，不属于上述第二种情形。其次，即使思克公司贴附在产品上的标签所载明的文字内容以保密为目的，如“内含商业秘密，严禁撕毁”等，此时该标签仍不能构成可以对抗他人反向工程的物理保密措施。一方面，通过市场流通取得相关产品的不特定第三人与思克公司并不具有合同关系，故无需承担不得拆解产品的合同义务。另一方面，不特定第三人基于所有权得对相关产品行使处分行为，而不受思克公司单方面声明的约束。《中华人民共和国物权法》（以下简称物权法）第四条规定：“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。”该法第五条规定：“物权的种类和内容由法律规定。”该法第三十九条规定：“所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。”根据物权法的上述规定可知，通过市场流通取得GTR-7001气体透过率测试仪的不特定第三人，其对该产品享有的所有权的内容应由法律规定，包括占有、使用、收益和处分四项权能，而不受思克公司单方面声明的约束。这一点也正是商业秘密民事案件若干规定第十四条第一款、第二款关于“通过反向工程获得被诉侵权信息不构成侵害商业秘密行为”规定的法理基础。权利人基于所有权得对所有物行使占有、使用、收益和处分行为，因而对所有物上承载的知识产权构成一定限制，这不仅体现在反向工程对商业秘密的限制，类似的还有画作的所有权对画作著作权人展览权的限制。
因此，根据涉案技术秘密及其载体的性质，思克公司贴附在产品上的标签并不构成可对抗他人反向工程的物理保密措施，应认定思克公司未采取符合反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。
知函解读
（一）实施反向工程的主体必须是产品的所有权人
反向工程是一种由果推因的行为，实施反向工程往往涉及对产品的拆卸、分解等操作，其行为本质上属于对产品的处分，因此，实施主体对产品享有处分权是反向工程正当性的前提和基础[1]。在上述案件中，最高人民法院指出，通过市场流通取得产品所有权的不特定第三人，对该产品享有的所有权的内容应由法律规定，包括占有、使用、收益和处分四项权能，这一点正是商业秘密民事案件若干规定第十四条第一款、第二款关于“通过反向工程获得被诉侵权信息不构成侵害商业秘密行为”规定的法理基础。
（二）主体在实施反向工程前不得接触涉案的技术秘密
根据最高人民法院《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条的规定，被诉侵权人以不正当手段获取权利人的商业秘密后，又以反向工程为由主张未侵犯商业秘密的，人民法院不予支持。因此，如果反向工程的实施主体采取不正当手段获取他人的商业秘密，又以反向工程为由抗辩的，不能成立。因而，反向工程的实施主体不能是对涉案技术秘密负有保密义务的人，并且在实施反向工程之前或实施反向工程的整个过程中也不能接触过涉案技术秘密。
相关案例：
在商文明等与青岛捷适铁道技术有限公司侵害技术秘密纠纷再审(2017)京民申4800号案中，法院认为，根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定：“反向工程是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。”鉴于郭磊在青岛捷适任职期间实际接触过涉案模具技术图纸，且北京捷适、郭磊、商文明、徐某等未提交其确实是通过反向工程手段实际获取涉案技术秘密的证据，故本院对其反向工程抗辩不予支持。
（三）反向工程的对象必须是从公开渠道取得的产品
对于“从公开渠道取得的产品”的证明，要求产品的来源合法、取得途径合法、符合诚实信用原则，满足一般的商业道德标准和正常的商业运作方式。一般通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品的，可以认定产品的取得途径合法。当事人可以提供符合交易习惯的相关证据，例如，销售合同、发票等，证明其是从公开渠道合法取得了产品。
相关案例：
在宁波万代冲床科技有限公司等诉昆山山田冲床有限公司等侵害技术秘密纠纷(2014)浙知终字第60号案中，一审法院认为，现本案中宁波万代公司、龙游万代公司、胡某为证明其获得山田公司信息的正当性，提出了其系在对山田公司的产品进行维修和翻新的过程中通过反向工程方式获得技术秘密的抗辩主张。对此，根据最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定，“通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第（一）、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。前款所称‘反向工程’，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。”根据上述规定，被实施反向工程的产品应当是从公开渠道取得的产品，且反向工程的实施人不能是对商业秘密负有保密义务的人，如果是以不正当手段知悉了他人商业秘密之后又以反向工程为由主张获取行为合法的，该抗辩主张不能成立。龙游万代公司、宁波万代公司及胡某所举证据不能证明被实施反向工程的产品系其从公开渠道合法取得的山田公司的产品，而胡某、王某作为实施人本身负有不得将山田公司技术图纸泄露、保守山田公司商业秘密等义务，且宁波万代公司、龙游万代公司、胡某亦不能就拆卸、测绘、分析等过程进行充分举证并且作出合理说明。相反，鉴定过程中对双方当事人提供的技术图纸进行比对，龙游万代公司受控文件图纸共有22张，山田公司与其对应的有21张图纸，两者图纸结构、技术要求、公差配合、视图布局基本相同，尺寸略有差异，以及龙游万代公司、宁波万代公司及胡某陈述其图纸按照日本规范绘制、产品按日本JIS标准加工等事实来看，上述反向工程抗辩主张缺乏相应的事实和法律依据，亦不符合情理，该院不予采信。胡某为证明其从业经历而所举助理工程师资格证书及劳动合同等证据，尚不足以证明其系通过自行开发研制方式获得山田公司技术秘密，对该抗辩理由该院亦不予支持。综上，可以认定胡某、王某违反山田公司有关保守商业秘密的要求，通过申请专利的方式披露、使用和允许胡某投资成立的宁波万代公司、龙游万代公司使用其所掌握山田公司的技术秘密，而上述两公司在明知或应知的情况下使用了山田公司的技术秘密进行高速冲床的生产及销售。
（四）实施反向工程的主体应当举证证明其具备实施的客观条件且实际实施了反向工程
鉴于实施反向工程的过程，尤其是对结构复杂的精密仪器或技术含量很高的化工产品实施反向工程的，往往需要借助专业的实验平台才能开展反向工程，因此实施主体是否具备实施反向工程的客观条件成为判断其是否实际实施了反向工程的前提；此外，实施主体在实施反向工程的过程中所形成的试验记录、分析报告等过程性文件，往往也是判断实施主体是否实际实施了反向工程的有力证据。
相关案例：
在饶某等与东莞市鸿铭机械有限公司公司侵害商业技术秘密纠纷(2007)粤高法民三终字第322号案中，法院认为，饶某、力源机械厂认为其生产产品所使用的图纸均为其根据现行公开的资料参考市场上正常销售的相关产品自行绘制而来，并提供《力源机械厂图纸》、《原、被告方图纸差异对比》来支持其主张。但饶某、力源机械厂没有提供证据证明其曾经向市场购买了相关产品并通过拆卸、测绘、分析等获得了该产品的有关技术信息，而且上述证据并不能证明其自行绘制的时间、开发研制人、绘图人等重要事实。因此，本院认为，饶某、力源机械厂的举证不足以证明其主张，应当承担举证不能的法律后果。原审判决认定饶某、力源机械厂采取不正当手段获取了鸿铭公司的商业技术秘密，有充分的事实依据，本院予以支持。
（五）当事人主张通过反向工程获取的秘点必须与涉案商业秘密的秘点一致
在司法实践中，原告会明确其技术秘密的载体及主张的具体秘点，被告主张反向工程抗辩的，通过反向工程所获得的技术信息应当与涉案技术秘密的秘点相对应。如果被告实际使用的技术信息与其声称的通过反向工程所能获得的技术信息不具有同一性，则不应认可反向工程抗辩的有效性。
相关案例：
在宁波万代冲床科技有限公司等诉昆山山田冲床有限公司等侵害技术秘密纠纷(2014)浙知终字第60号案中，二审法院认为，鉴定报告结论为龙游万代公司与山田公司的“连杆冷却系统”和“锁模装置”技术信息构成实质相同。对于上诉人提出的鉴定产品规格不同，鉴定结论前提错误的主张，本院认为，第一，上诉人没有提供证据证明DP-35CS型号代表35吨级冲床产品，也没有证据证明“cs”是冲床型号中代表吨数的通常做法；第二，即使山田公司提供的比对图纸系35吨级产品，龙游万代公司的被诉图纸系50吨级的产品，两者的吨级差异有限，前者产品的技术信息可以在后者产品的研发中得以应用；第三，上诉人在原审中并未对鉴定报告中上述两者技术信息构成实质相同提出异议，因此上诉人的主张不能推翻原审鉴定报告的结论。胡某和王某原系山田公司的装配工、电气工，完全有可能接触到涉案冲床的内部结构，且王某曾在山田公司任职期间被推荐二次赴日研修并签署了保密协议，综上可以推定胡某和王某有机会接触到山田公司诉请保护的技术信息。鉴定报告可以证明“连杆冷却系统”和“锁模装置”的设置是多解的，不同的设计人员设计方式不一样，相关的工艺参数等技术信息也不相同。龙游万代公司、胡某既不能证明其取得与山田公司相同的技术信息是独立开发的结果，也不能证明其通过反向工程获取了上述技术信息，或其还有其他的合法来源，结合胡某系龙游万代公司和宁波万代公司的投资人以及法定代表人，胡某与王某系宁波万代公司拥有的“一种高速精密冲床连杆冷却系统”及“一种高速精密冲床的锁模装置”实用新型专利的发明人，以及龙游万代公司和宁波万代公司在成立后的短时间内即生产出冲床产品，与常规不符的情况，应当认定胡某和王某违反与山田公司的约定或是山田公司有关保守商业秘密的要求向龙游万代公司和宁波万代公司披露了山田公司涉案冲床产品中“连杆冷却系统”和“锁模装置”的技术秘密，龙游万代公司和宁波万代公司非法使用了山田公司的上述技术秘密。
（六）企业内部采取的一般保密措施并不影响反向工程抗辩事由的成立
对于涉及技术秘密的产品，不特定的第三人能够通过合法的途径获得。该产品在物理上脱离权利人的控制，因此权利人采取的内部保密措施不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。此外，权利人在产品上贴附标签对技术秘密作出单方面声明并禁止他人拆解的，因不能对抗他人对该产品的所有权，故该措施亦不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。
相关案例：
在济南思克测试技术有限公司、济南兰光机电技术有限公司纠纷（（2020）最高法知民终538号）案中，法院经审理认为，思克公司为实现保密目的所采取的保密措施,需要达到能够对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密的强度。思克公司所主张的“对内保密措施”，因脱离涉案技术秘密的载体，与其主张的技术秘密不具有对应性；所主张的“对外保密措施”，或仅具有约束合同相对人的效力，或未体现出思克公司的保密意愿，均不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。法院判决驳回思克公司的诉讼请求。
注释：
[1] 费艳颖,周文康. 商业秘密反向工程的功能、关系及路径探析[J].科技与法律, 2021(1): 71-75.
